Merkenparodie met hondenspeeltjes, hoe ver mag je gaan?

Wat wordt door het merkenrecht beschermd?

Het merkenrecht beschermt grofweg vier situaties.

• Gebruik van het merk voor dezelfde waren en diensten
• Gebruik van een teken dat hetzelfde is als het merk of erop lijkt, voor dezelfde of vergelijkbare producten en diensten als waarvoor het merk is ingeschreven als daardoor verwarring of associatie met het merk kan ontstaan
• Gebruik van een teken dat hetzelfde is als het merk of erop lijkt, en dit merk bekend is in de Benelux, wordt gebruikt voor producten of diensten en dit teken
  • wordt gebruikt in het economisch verkeer
  • er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken, of
  • afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk
  • tenzij er sprake is van een geldige reden
• Het teken niet wordt gebruikt voor producten of diensten, maar er wel
  • ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken, of
  • afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk
  • tenzij er sprake is van een geldige reden

Kan een parodie ook verwarrend zijn?

Een parodie is meestal natuurlijk niet exact hetzelfde. Het heeft wat elementen van het origineel, het verwijst er vooral naar. Om te weten of er sprake is van mogelijke verwarring kijken we naar een drietal zaken:

• Visueel: zien de parodie en het originele merk er hetzelfde uit? Bij een naam kan dat gaan om de overeenkomsten in schrijfwijze. Bij logo’s en andere meer visuele merken vergelijk je uiteraard precies dat.
• Auditief: klinkt het hetzelfde wanneer je beide uitspreekt? Dat speelt vooral wanneer een merk tekst bevat, zoals een woordmerk of een gecombineerd woord/beeldmerk en natuurlijk al helemaal bij klankmerken.
• Begripsmatig: hebben het originele merk en de parodie dezelfde betekenis?

Daarbij speelt in principe ook mee of het wel voor eenzelfde (soort) product of dienst wordt gebruikt. Als het niet hetzelfde product is, zou het moeten gaan om een product of dienst dat wel aanpalend is, waardoor er alsnog verwarring kan ontstaan. Bijvoorbeeld de verwarring dat het bij dezelfde producent of merkhouder vandaan komt, ondanks dat het strikt genomen een andere categorie producten is.

Wanneer is een parodie in het merkenrecht toegestaan?

Een parodie kan een geldige reden zijn. Daardoor mag je een parodie op een merk soms toch wel gebruiken, ondanks dat het duidelijk aanhaakt bij een bestaand merk.

Wanneer er een commercieel belang is bij het gebruik van het merk, is een parodie niet snel aan te merken als geldige reden. Als daarbij ook nog eens de reputatie van het merk wordt aangetast, is het spel snel over.

Er moet dus vooral een groter belang spelen dan het merkrecht. Een beroep op de vrijheid van meningsuiting kan daarom soms wel een geldige reden opleveren en een parodie is daar natuurlijk uitstekend middel voor.

Maar: In de Benelux en de EU wordt de merkhouder beter beschermd dan in de VS. Daar wordt veel waarde gehecht aan de vrijheid van meningsuiting, waardoor dit eerder voldoende is om een parodie als rechtmatige beperking van het merkrecht te zien.

De regels voor een parodie in het auteursrecht zijn anders.

Bad Spaniels vs Jack Daniel’s

Zou er verwarring kunnen bestaan tussen Bad Spaniels, een hondenspeeltje van VIP Products en de Jack Daniel’s Old No.7 whiskey?

Volgens US Supreme Court wel. VIP Products zou namelijk het label en de teksten gebruiken om daarmee de afkomst van het product aan te duiden. Dat wordt onder meer als volgt onderbouwd:

• Vorm en formaat van de flessen zijn bijna hetzelfde
• De labels lijken op elkaar, door de zwarte basis, witte letters en sierlijke omranding
• De naam Bad Spaniels is op eenzelfde manier, gebogen, vormgegeven als Jack Daniel’s, in eenzelfde soort font.
• Old No.7 Tennessee Sour Mash Whiskey is vervangen door Old No. 2 On Your Tennessee Carpet

Hierdoor zouden kopers kunnen denken dat Jack Daniel’s het hondenspeeltje zelf heeft uitgebracht en verkoopt, of daar toestemming voor heeft gegeven. Dat zorgt voor verwarring en associatiegevaar en daar beschermt het merkrecht tegen.

Maar zou het dan geen parodie kunnen zijn? Als er al sprake is van verwarring, zou je aan die vraag al niet meer toe komen. Maar stel dat er geen sprake is van verwarring, dan is er natuurlijk wel nog sprake van gebruik van een teken dat lijkt op dat van het merk.

Het wordt bovendien gebruikt voor de verkoop van een product en dus wordt het gebruikt in het economisch verkeer.

Omdat het wel de associatie heeft met het merk, zorgt de verkoop ervoor dat er sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken bij de verkoop van het product. Mensen kopen het hondenspeeltje immers juist omdat het ze herinnert aan Jack Daniel’s en niet vanwege bijvoorbeeld het materiaal.

Maar in dit geval zou je wellicht ook kunnen zeggen dat er sprake is van afbreuk doen aan de reputatie van Jack Daniel’s, door bijvoorbeeld de woorden Bad, No2 on your Tennessee carpat en ook 43% poo en 100% smelly.

Alleen als er sprake is van een geldige reden, zou het speeltje dan toch verkocht mogen worden. De parodie kan zo’n geldige reden zijn.

Volgens het US Supreme Court was een parodie echter niet mogelijk, juist omdat ze vonden dat VIP Products de vorm en het etiket gebruikte om te doen alsof het product van Jack Daniel’s zelf was of met hun toestemming was gemaakt. Een parodie zou alleen kunnen als het gebruikt zou worden op zo’n manier dat voor iedereen duidelijk zou zijn dat er sprake is van twee verschillende bronnen of producenten.

Meer over deze rechtszaak lees je bij The New York Times 1, 2, | IP Watchdog 1, 2, | IP Kitten | Scotus Blog | The Fashion Law

Louis Vuitton verloor in 2007 van Chewy Vuitton

Haute Diggity Dog maakt hondenspeeltjes die een parodie zijn op luxe merken. Zo ook op het merk Louis Vuitton. Deze rechtszaak heeft het niet gered tot aan het US Supreme Court, maar lagere rechters hebben er wel een oordeel over gegeven.

Daar was juist het oordeel dat Haute Diggity Dog weliswaar Louis Vuitton wilde imiteren, maar dat het er ver genoeg vandaan lag, waardoor er geen sprake was van een merkinbreuk.

Het werd dus niet gebruikt als merk voor producten of diensten. Er was daardoor ook geen ongerechtvaardigd voordeel en het was niet zo negatief dat er sprake was van reputatieschade. Daardoor was niet eens nodig om te bepalen of er sprake was van een geldige reden om het toch te mogen gebruiken. Sterker nog, omdat het een parodie was, maakt het de afstand tot het origineel juist groter.

In Amerika speelde ook nog een andere situatie. Weliswaar niet met een hondenspeeltje, maar wel speelgoed voor kinderen, de Pooey Vuitton. De maker daarvan dacht dat Louis Vuitton een rechtszaak tegen ze zou starten wegens inbreuk op het merk en reputatieschade. Dat wilden ze voor zijn, waardoor de speelgoedfabrikant een eigen rechtszaak startte, maar die werd afgewezen.

Hermès won van Hairmes

In Japan wilde Dog Diggin Design graag Hairmes als merk inschrijven, onder meer voor hondenspeeltjes. Dat werd eerst geaccepteerd door het bureau, maar Hermès was daar natuurlijk niet blij mee, dus diende een oppositie in.

Dat verloor Hermès, want volgens het bureau kwamen de twee merken niet voldoende overeen. Want de schrijfwijze was anders en terwijl Hermès wel een betekenis heeft, heeft Hairmes dat juist niet. Er zou dus geen sprake zijn van verwarring. Hairmes werd dus alsnog als merk geaccepteerd en geregistreerd.

Hermès liet het er echter niet bij zitten en startte een nietigheidsprocedure. Ofwel: er is wel een merk, maar het had nooit geaccepteerd mogen worden, dus moet het alsnog nietig verklaard worden. Nu werd geoordeeld dat het weliswaar zo was dat de twee tekens conceptueel anders zijn en dat het beide anders wordt geschreven, maar dat er toch teveel overeenkomsten zijn. Onder meer omdat ze beide beginnen met ‘H’ en eindigen met ‘RMES’. Bovendien is Hermès een bekend luxemerk en gebruikte Hairmes ook nog eens de voor Hermès zo bekende oranje kleur. Bovendien verkoopt Hermès ook hondenspullen, waardoor de kans op verwarring natuurlijk nog groter is. Daardoor zouden mensen toch kunnen denken dat de producten bij Hermès vandaan zouden komen. Het merk Hairmes werd alsnog nietig verklaard.

Lees hier ook meer over bij The Fashion Law

Merkenrecht in de VS en in de EU, andere beoordeling parodie

De voorbeelden hierboven zijn allemaal rechtszaken in de VS en een merkafwijzing in Japan. Mij zijn geen rechtszaken over parodiërende hondenspeeltjes in de EU bekend. Betekent dat dan dat het in Nederland en de EU allemaal gewoon zou mogen.

Nee, eerder het tegenovergestelde. In de VS kan juist gemakkelijker een beroep worden gedaan op de parodie, via de zogenaamde ‘Rogers test’.

Volgens het Benelux en EU merkenrecht zou een parodie alleen kunnen als dat onder de ‘geldige reden’ valt. Maar bij commercieel gebruik is dat lastig, vanwege het zogenaamd ‘kielzog varen’, waardoor er sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken.

Dat is een inbreuk op het merkrecht. Daarmee kunnen de speeltjes van de markt gehaald worden en mag er zelfs schadevergoeding gevorderd worden.

Waarom zijn er dan zo weinig rechtszaken over hondenspeeltjes?

Er zijn massa’s hondenspeeltjes te krijgen die die parodie zijn op bestaande merken. Toch zijn er in de Benelux en de EU helemaal geen en ook in de VS maar weinig rechtszaken.

Dat heeft er vooral mee te maken dat veel merken het door de vingers zien. Zo’n rechtszaak is lang niet altijd goed voor de reputatie van het merk. Bovendien kan zo’n speeltje natuurlijk ook iets positiefs uitstralen, waardoor er alleen maar een positieve associatie met het merk ontstaat. Daar wil een merkhouder niet altijd tegen optreden, zeker als ze zelf toch geen producten voor honden verkopen.

Daarnaast zijn er heus wel eens wat parodieën stilletjes van de markt verdwenen. Denk aan de Jagermuttster van Fuzzyard en de Chocopaw van Pawstory.

Deze producten lijken teveel op de echte producten. Ze hebben niets extra’s dat het grappig maakt, waardoor het als parodie gerechtvaardigd is. Ze worden dus puur gemaakt om aan te haken bij het merk en daardoor goed te verkopen.

De parodie zou echt moeten gaan om vrijheid van meningsuiting. Iets aan de kaak stellen, een échte grap maken, maar niet enkel met een commercieel doel.

Sommige parodieën gaan bovendien zo ver dat er zelfs sprake kan zijn van reputatieschade. Dan moet de parodie niet meer alleen maar het commerciële belang compenseren, maar ook nog eens het negatieve gevolg van de reputatieschade. De parodie moet dan wel heel veel meebrengen om als geldige reden te kunnen dienen.