Joe, een merkenrechtconflict tussen DPG Media en AVROTROS?
(Online) radiozender Joe, wil ook landelijk via FM te horen zijn. AVROTROS heeft voor Zappelin Go ook Joe als merk geregistreerd. Radiofreak voorzag een merkenrechtelijk conflict, omdat Joe van AVROTROS ook voor radio als merk is ingeschreven. Een mooie gelegenheid om uit te leggen hoe het merkenrecht werkt en wanneer er een merkenrechtelijk probleem is.
Welke JOE merken zijn ingeschreven?
Allereerst hebben we het Benelux merk Joe van AVROTROS. Dit is een zogenaamd gecombineerd woordbeeldmerk. Ingeschreven in 2017 voor het uitzenden van radio- en televisie (klasse 38) en het maken van radio- en televisieprogramma’s (klasse 41) en daarnaast nog voor klassen 9 en 16.
De kleuren groen en geel zijn specifiek benoemd.
Dan hebben we nog de Beneluxmerken JOE FM, van JOEfm NV, dat bij DPG Media hoort. Ook hier is een gecombineerd woordbeeldmerk ingeschreven, maar ook een los woordmerk. Dit werd al veel eerder gedaan, namelijk in 2009. Deze is ook geregistreerd voor het uitzenden van radio- en televisie (klasse 38) en het maken van radio- en televisieprogramma’s (klasse 41) en daarnaast nog voor marketing- en reclamediensten (klasse 35).
Hier zijn de kleuren donkergroen, lichtgroen en wit expliciet benoemd.
LawStories in je mailbox?
Hoe worden de merken gebruikt?
Joe is in België al een tijd een bekende radiozender van DPG en wil nu dus ook meer voet aan de grond krijgen in Nederland. Daarvoor wordt hetzelfde logo gebruikt, maar veelal (nog) met de toevoeging ’70’s & 80’s’.
Wat meteen opvalt is dat de merken JOE FM niet meer op deze manier gebruikt worden. FM komt nergens in logo of teksten meer terug en het logo is veranderd. De stijl is volledig anders geworden en het is nu vooral wit met een beetje groen, maar wordt in verschillende varianten gebruikt, waaronder met toevoegingen van blauw.
AVROTROS lijkt het woordbeeldmerk Joe helemaal niet te gebruiken. Het karakter Joe bestaat wel en wordt ook zeker zo genoemd. Het woord Go is wel in de stijl van het woordbeeldmerk, met dezelfde O.
De vraag is of het merk Joe hier eigenlijk wel als merk gebruikt wordt voor radio- en televisie. Het logo (gecombineerd woordbeeldmerk) in elk geval niet, maar wat daarin te lezen valt misschien nog wel.
Bescherming in de Benelux
Het gaat hier om twee Beneluxmerken die al bestaan. Dit betekent dat de merken geldig zijn in de gehele Benelux, ondanks dat Joe FM waarschijnlijk meer bekendheid zal hebben in België (tot nu toe) en het karakter Joe juist meer bekend is bij Nederlandse tv-kijkende kinderen. Het is dus eigenlijk niet eens zo heel interessant dat Joe FM nu pas goed actief gaat worden in Nederland. Het was al een merk in de Benelux en dus ook in Nederland. Bovendien is het online al in 2022 actief gericht op Nederland.
Rechtsverwerking van Joe
JOE FM is ingeschreven sinds 2009 en de naam van het karakter 2017. Als een ander merk, dat eigenlijk inbreuk zou maken, vijf jaar lang gedoogd wordt te bestaan, dan is er sprake van zogenaamde rechtsverwerking en kan er niet meer tegen een inbreuk worden opgetreden. Eigenlijk houdt hier het hele verhaal dus al mee op. Er is immers al sprake van rechtsverwerking.
Het zou wel goed kunnen zijn dat er een zogenaamde co-existentieregeling is getroffen. De merkhouders spreken dan met elkaar af dat er misschien wel sprake is van een inbreuk, maar dat ze er eigenlijk geen last van hebben en dat als het zo blijft het dan allemaal koek en ei is.
Daarbij wordt dan voor de duidelijkheid nog even afgesproken binnen welke kaders de merken zich nog mogen bewegen. JOE FM moet zich dan niet opeens specifiek op kinderen gaan richten bijvoorbeeld en AVROTROS moet niet een programma gaan maken met muziek dat gericht is op volwassen. Zoiets zou die afspraak kunnen zijn.
4 redenen voor een merkinbreuk
Maar wat nou als er geen sprake zou zijn van rechtsverwerking en we wel moeten kijken naar de vraag of het een inbreuk is? Er zijn vier situaties waarin er sprake kan zijn van een merkinbreuk.
- Het merk wordt gebruikt voor dezelfde soort producten en/of diensten.
- Een teken dat hetzelfde is of lijkt op het merk, en het gebruikt wordt voor dezelfde soort producten en/of diensten of die daarop lijken én er gevaar is voor verwarring of associatie.
- Een teken dat hetzelfde is of lijkt op het merk, dat bovendien een bekend merk is, en dat zonder geldige reden gebruikt wordt voor producten en/of diensten, om ongerechtvaardigd voordeel te trekken (kielzog varen) of afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
- Wanneer een teken niet gebruikt wordt voor producten en/of diensten, maar er toch zonder geldige reden sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken of afbreuk doen aan onderscheidend vermogen of reputatie van het merk.
In dit geval worden de namen en logo’s gebruikt om een dienst te onderscheiden. Ze zijn niet exact hetzelfde. Dat betekent dat we de tweede en derde situatie van hierboven overhouden.
In dit geval lijkt het er niet op dat het ene merk gebruik zou willen maken van de bekendheid van de ander, om daarmee meer luisteraars te trekken. Laat staan dat het afbreuk doet aan de reputatie.
Het belangrijkste is dus de vraag of er sprake is van verwarring.
Verwarring tussen merken, 3 factoren
Zouden mensen, als ze het ene merk zien, kunnen denken dat het eigenlijk het andere merk is of dat ze wellicht bij elkaar horen en ze dus met elkaar geassocieerd worden? In dat geval kan er sprake zijn van verwarring.
In het geval van verwarring is belangrijk dat de merken voor dezelfde producten en/of diensten worden gebruikt of dat die producten of diensten aan elkaar verwant moeten zijn. Daar komen die klassen waarvoor merken zijn ingeschreven om de hoek kijken. Zijn het dezelfde klassen, dan is dat de eerste aanwijzing dat het om dezelfde producten en/of diensten zou kunnen gaan. Maar vervolgens is ook belangrijk wat de omschrijving binnen die klassen is. Daar zitten in dit geval ook veel overeenkomsten in. En uiteindelijk draait het vooral om de praktijk: waar worden de merken voor gebruikt en lijken die producten en diensten op elkaar? Dan is een muziekradiozender voor volwassenen misschien wel erg verschillend van een kindertelevisieprogramma dat kinderen wil stimuleren om te bewegen.
Maar stel dat we die toch teveel op elkaar vinden lijken, omdat je het met elkaar zou kunnen associeren. Bijvoorbeeld door de muziek die in Zappelin GO zou kunnen worden gebruikt. Dan moeten ook de tekens zelf met elkaar vergeleken worden.
Allereerst worden de ‘tekens’ met elkaar vergeleken:
- Auditief: klinken ze hetzelfde als je het uitspreekt?
- Visueel: hoe ziet het eruit? Schrijf je de woorden hetzelfde en als er beelden in het spel zijn, hoeveel lijken die dan op elkaar?
- Begripsmatig: wat betekenen de woorden.
Dit heb ik eerder al eens uitgebreid uitgewerkt met betrekking tot de rechtszaak tussen de biermerken Kornuit en Kordaat.
Joe schrijf je in beide gevallen hetzelfde en ze klinken hetzelfde en ze betekenen ook nog hetzelfde. Omdat ze beide ook als woordbeeldmerk zijn ingeschreven mag dat ook worden meegewogen. Dat ze allebei voor groen hebben gekozen zorgt natuurlijk ook voor overeenstemming.
Overigens moet ook gekeken worden naar hoe het werkelijk gebruikt wordt. Dat bij de een het logo is veranderd en alleen nog Joe wordt gebruikt is relevant. Er kan daardoor niet meer gezegd worden dat de toevoeging FM voor voldoende verschil zo zorgen (waarvan je je af kunt vragen of dat überhaupt helpt, gezien de beschrijvendheid ervan).
Er kan dus gemakkelijk beargumenteerd worden dat er zoveel overeenstemming is, dat er ook gevaar bestaat voor verwarring. Anderzijds zijn er ook best wat belangrijke verschillen aan te geven, waardoor je goed kunt beargumenteren dat er geen verwarring is. Een goed marktonderzoek zou daarbij kunnen helpen om aan te tonen dat er wel of juist geen sprake is van verwarring.
Joe kan gewoon zijn gang gaan.
Joe, van Joe FM kan dus gerust uitbreiden naar Nederland. Het merk was immers al beschermd in de gehele Benelux, dus ook al in Nederland. Bovendien hebben zij juist de oudste rechten.
Joe FM kan alleen niet meer zoveel doen tegen het karakter Joe, omdat de vijf jaar al zijn verstreken en er sprake is van rechtsverwerking. Of de twee merken teveel op elkaar lijken, is daardoor al niet eens meer relevant.
