Merkrecht: Een krokodil maakt nog geen Lacoste
Het merk Lacoste is bij velen bekend. Als je iemand vraagt naar het merk, zullen veel mensen iets zeggen over de groene krokodil dat ze als logo gebruiken en op veel kleding wordt gebruikt. Hema verkocht kinderondergoed met een patroon van (groene) krokodillen en ook een hemdje met maar één krokodil. Dat was natúúrlijk een inbreuk op het merkrecht van Lacoste. Zo evident zelfs, dat ze vonden dat het verder niet echt onderbouwd hoefde te worden.
Krokodil = Lacoste merk
Dat is wat Lacoste gedacht moet hebben. Lacoste heeft twee krokodillenmerken, een uit 1978 en een uit 2004, voor onder meer kleding. Lacoste heeft wel vaker rechtszaken gewonnen, omdat een ander voor kleding ook in een bepaalde vorm een krokodil gebruikten. Het leek Lacoste daarom wel naar die grote krokodillenbek gestegen, waardoor ze dachten dat alle krokodillen op kleding inbreuk zouden maken op een van hun merken.
LawStories in je mailbox?
Marktonderzoek
Er is pas sprake van een merkinbreuk als er sprak is van verwarring. De krokodil is immers niet exact hetzelfde als van Lacoste, maar het wordt wel gebruikt voor kleding. Met een marktonderzoek wilde Lacoste die verwarring bewijzen.
De hemdjes werden aan mensen getoond, met de vraag: “Aan welk merk doen deze kledingstukken u denken?”
61% en respectievelijk 40% noemde Lacoste wanneer het hemd met de meerdere krokodillen werd getoond. 10% noemde Hema, omdat ze de artikelen al kenden.
Bij het hemd met maar één krokodil noemde 76% respectievelijk 45% van de mensen Lacoste en maar 4% Hema.
Leuk onderzoek, maar volgens de rechter niet bruikbaar.
Begrijpelijk, want er is meteen al gevraagd aan welk merk het doet denken. Er is niet onderzocht of het publiek überhaupt aan een merk denkt.
- De vraagstelling was sturend
- De vragen zijn niet aan het relevante publiek gesteld
Versiering ≠ Merkgebruik
Volgens Hema is het grijze hemdje, met daarop vier verschillende reptielen (krokodillen en leguanen) een versiering van het hemdje en is het daarom geen merkgebruik.
Daar is de rechter het mee eens. Zoals de reptielen zijn geplaatst is het een dessin geworden. Bovendien is het, vooral bij kinderkleding, gebruikelijk om kleding te decoreren met dieren, aldus de rechter.
Extra bescherming voor een bekend merk
(Zeer) bekende merken krijgen een betere bescherming dan gewone merken. Er was geen discussie over de vraag of Lacoste een bekend merk is.
Een bekend merk krijgt ook bescherming voor het gebruik van het merk, wanneer dat niet als merk wordt gebruikt, maar wel op zo’n manier dat er, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het gebruik of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
Volgens Lacoste wil Hema duidelijk meeliften op de bekendheid van Lacoste. Lacoste denkt dus dat Hema meer ondergoed zal verkopen, vanwege de krokodillen die erop staan en omdat mensen denken aan Lacoste bij het zien van deze krokodillen. Ze vinden dat dit niet verder bewezen hoeft te worden, omdat het overduidelijk is.
Alleen te koop bij Hema
De rechter vindt niet dat het zo overduidelijk is. Er is geen sprake van ongerechtvaardigd voordeel en dus niet van een merkinbreuk, om de volgende redenen:
- Het wordt alleen in Hema-winkels verkocht
- Bij Hema worden geen producten van andere merken verkocht
- Hema verkoopt elk seizoen verschillende setjes, met andere afbeeldingen
Het hemdje met één krokodil
De rechter vindt het hemdje met één krokodil wat lastiger. Het is niet zomaar te zien als versiering, zoals bij het patroon, omdat het maar één krokodil is, die bovendien niet al te groot op het hemdje is geprint. Bovendien lijkt de krokodil van Hema toch veel op die van Lacoste:
- Begripsmatig hetzelfde: het zijn krokodillen
- Visueel gelijkend: groene krokodil, met open bek, van de zijkant bekeken, staart naar links
Toch maakt het blauwe hemdje met één krokodil ook geen inbreuk, want:
- Alleen verkocht bij Hema, waar geen andere merken worden verkocht
- Alleen te koop in een setje met het andere hemdje met reptielenpatroon
- Hemdjes als ondergoed worden niet zichtbaar gedragen, dus kan erop niet op een ander moment al verwarring ontstaan
Hema wint!
Hema maakt wel vaker producten na of probeert mee te liften op de populariteit van bepaalde producten of merken. Vaak genoeg wordt er geschikt. Komt het toch tot een rechtszaak, dan verliest Hema regelmatig. Zie bijvoorbeeld de rechtszaak die Levi’s aanspande. Hema moest €4,5 miljoen betalen.
Lees bijvoorbeeld ook:
Lacoste had misschien kunnen winnen
Het slechte marktonderzoek en de ‘arrogantie’ van Lacoste om niet verder te willen en kunnen onderbouwen dat Hema meelift op het succes van het Lacoste-embleem, zorgde ervoor dat het voor de rechter wel erg makkelijk was om Hema te laten winnen.
Beter marktonderzoek met een gunstigere uitslag voor Lacoste, zou het wellicht anders kunnen maken.
Dit was een kort geding. Lacoste kan nog een zogenaamde bodemprocedure starten, waar ook meer ruimte is voor onderzoek. Of Lacoste dat ook gaat doen is maar de vraag. Het seizoen van deze hemdjes is alweer voorbij. Hema zal ze niet opnieuw laten maken, dus de inbreuk is al gestopt. Dan zou het alleen nog gaan om geld.
