Mag je een merk van een derde gebruiken voor je eigen product of dienst?

Een dienst of een product aanbieden dat een aanvulling is op een product of dienst dat al bestaat. Goed idee, toch? Gat in de markt! Bovendien heb je al een beetje voordeel, omdat je aansluiting zoekt bij een bekend en succesvol merk. Maar mag je dat merk wel noemen wanneer jij je aanvullende dienst of product aanbiedt? En wat nou als het echt niet zonder elkaar kan en jouw dienst of product dus simpelweg niet kan bestaan als je niet goed uit mag leggen waar het een aanvulling op is. Ofwel: hoe gebruik je rechtmatig het merk van een ander?

Het recht van de merkhouder

Als een merk is ingeschreven, verkrijgt de merkhouder bepaalde rechten. Hoe sterker (unieker) het merk is, hoe sterker de rechten zijn.
De merkhouder verkrijgt dat recht voor het gebied waarvoor het merk is ingeschreven. Een merk dat in de Benelux is ingeschreven wordt alleen beschermd in de Benelux. Een merk dat alleen in Portugal is ingeschreven, kan in principe dus niet op bescherming in de Benelux rekenen. Het is daarom van belang te weten waar een merk is ingeschreven en waar het merk vervolgens wordt gebruikt.
Het merk beschermd tegen namaak. Anderen mogen niet een merk (naam of logo) namaken dat lijkt op een ingeschreven merk en voor dezelfde ‘waren of diensten’ wordt gebruikt. Er mag geen verwarring ontstaan bij het publiek tussen het echte merk en het nagemaakte merk. Het gebruik van het merk of namaak merk mag ook niet zorgen voor afbreuk van het onderscheidend vermogen of de reputatie van het ingeschreven merk en er mag geen ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken door het gebruik van het merk of namaak merk.

Merkproducten en aanverwante producten verkopen

Als jij merkproducten inkoopt, mag je die natuurlijk ook verkopen. Daar mag je uiteraard de naam van het merk bij noemen en eventueel mag je het logo erbij plaatsen. Het is tenslotte simpelweg een kenmerk van een product en een merk dient ter aanduiding van de herkomst van een dienst of product. Je mag alleen niet doen alsof jij de officiële website van het merk hebt en je mag alleen aangeven dat je een officiële dealer bent, als je dat ook werkelijk bent.

Verkoop je producten die passen bij een merkproduct, mag je ook de merknaam noemen. Denk maar aan de stofzuigerzakken waar op de verpakking alle merken en types worden aangegeven waarvoor de zakken te gebruiken zijn. Maar het mag ook wanneer je bijvoorbeeld drukknopen verkoopt die ook passen op Noosa armbanden. Je mag alleen niet doen alsof die drukknopen ook van het merk Noosa zijn. Als je software maakt die samen kan werken met andere (bekende) software, mag je daar je eigen product ook mee aanprijzen. Uiteraard mag het vooral wanneer het noodzakelijk is om het ingeschreven merk te benoemen, bijvoorbeeld om dat jouw product of dienst alleen maar werkt in combinatie met het product of de dienst van het ingeschreven merk.

Bloggen over een merk

Mag je dan ook bloggen over een merk, er werkboeken voor schrijven en cursussen voor aanbieden? Ja, in principe mag je daar gewoon over schrijven, maar kijk wel uit! Je mag niet lijken of jij een commerciële band hebt met dat merk. Het moet duidelijk zijn dat jij uit eigen initiatief schrijft. Als het net lijkt of jij een officieel communicatiekanaal bent van het merk of met hen samenwerkt of voor het merk werkt, maak je mogelijk onrechtmatig gebruik van het merk. Je trekt ongerechtvaardigd voordeel uit het benoemen van het merk of doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Soms is er een noodzaak voor het gebruik van een merk

Het merkenrecht kent ook beperkingen. Een merkhouder kan niets doen tegen het gebruik van het merk voorzover dat is een kenmerk van de waren of diensten aan te duiden. Heb je een dienst om mensen Facebook beter te leren begrijpen en gebruiken, kun je niet zonder het woord Facebook. Hoe maak je anders goed duidelijk dat je Facebook bedoelt en niet een ander sociaal medium zoals Linkedin, Google+ of Ello?
Ook hier moet je wel uit blijven kijken dat je geen afbreuk doet aan het merk en dat je geen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het merkgebruik door de suggestie te wekken dat er sprake is van een commerciële band tussen jou en het merk.

Waar wordt mogelijk inbreuk gemaakt?

Zoals ik hierboven al uitgelegd heb, heeft een merkhouder een merkrecht in het gebied waarin het merk is ingeschreven. Er is soms daarom pas een inbreuk als het merk in een bepaald geografisch gebied onrechtmatig gebruikt werd. Soms wil je ook weten waar een inbreuk plaats heeft gevonden, bijvoorbeeld om te weten waar je als merkhouder je recht kunt halen. Maar alles op het internet is door nagenoeg iedereen op de hele wereld te bereiken. Om te bepalen waar het merk gebruikt wordt, is ven belang aan wie het gebruik is gericht.
Stel dus dat je een website of webshop hebt. Op wie is die gericht? Waar hoop je dat je bezoekers vandaan komen? Dat moet objectief bepaald worden. Dus niet wat jouw bedoeling was, maar hoe buitenstaanders het zullen interpreteren. Waar de server staat waar jouw website op gehost wordt is daarom in eerste instantie niet belangrijk. Wat wel mee kan spelen is de domeinnaamextensie. Een domeinnaam die eindigt op .nl zal meestal gericht zijn op Nederland en/of Nederlandstaligen. Maar ook de taal speelt mee. Een domeinnaam die eindigt op .com, maar verder volledig in het Nederlands is geschreven, zien we toch als gericht op Nederland. Natuurlijk kan ook de inhoud van de website een rol spelen. Een website met een .com extensie in het Turks, wil niet zeggen dat deze niet op Nederlands is gericht. Misschien is het wel een website voor de Turkse gemeenschap in Nederland, bijvoorbeeld.

Aan merkgebruik zitten een hoop haken en ogen

Merken van anderen gebruiken kan lastig zijn. Er zitten veel haken en ogen aan. Niet gek, want de merkhouder heeft er juist alles aan gedaan om het uitsluitende recht te krijgen. Jij mag een merk vooral gebruiken voor zover het merk niet beschermd wordt of er sprake is van een uitzondering. Zoek bij voorkeur vooraf goed uit of dat wat jij wil doen ook echt mag. Niet elke merkhouder zal je eerst lief aankijken en vriendelijk vragen de inbreuk te stoppen. Schadevergoedingen kunnen hoog uitpakken.

Ervaring Erno Hannink

Ah joh, zo vaag zal het toch niet lopen? Nou, als je niet snel genoeg reageert op sommatiebrieven kan het zomaar zijn dat je website offline wordt gehaald. Hostingbedrijven zijn namelijk deels ook aansprakelijk voor onrechtmatige content op websites. En het ene hostingbedrijf werkt natuurlijk eerder mee aan zo’n sommatie dan een andere.
Erno Hannink deelt zijn aanvaring en ervaring met Facebook. Als je juist positief praat over een merk, denk je er niet over na dat het zo fout kan lopen. Op zijn blog deelt hij ook alle mails die hij kreeg van Facebook en van zij hosting. De standaard en ongerichte mails lijken wat nep. Erno merkt wel dat ze echt zijn, maar zet er geen haast achter. Dat snap ik wel, met zo’n standaard mail. Dat was uiteindelijk zijn grootste probleem. Zijn site was daarom uiteindelijk een tijdje offline. Gelukkig vorderde Facebook geen schadevergoeding.

Kan dit in Nederland ook gebeuren?

Ja. Sterker nog: het gebeurt regelmatig. Alleen zijn we in Nederland wat geduldiger en werken hosting bedrijven in Nederland vaak minder gemakkelijk mee. Een website die door zoiets tijdelijk offline is, zal dus minder snel voorkomen. Maar sommaties en rechtszaken wegens een inbreuk op een merkrecht? Aan de orde van de dag.
Niet gek ook, want merken moeten de waarde van het merk beschermen. Als een merk onrechtmatig wordt gebruikt en een merk dat laat gebeuren, verliest het waarde. In elk geval verliest het juridische merkwaarde. Dus handhaven is belangrijk!

Twijfel je of je een merk mag gebruiken of wil je weten hoe je een merk mag gebruiken? Boek dan een Oploskoffie.